商标在先使用权与商标侵权赔偿责任——比较法上的探讨

20 1 4 年5 月3 1 日起生效的新《商标法》首次确立了商标先用权规则，如《商标法》第五十九条第三款规定"商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识"。商标在先使用权问题引起业界热议。同时，新《商标法》关于商标侵权赔偿责任的新规定亦尤其令人瞩目，包括引入惩罚性赔偿制度等。

　　1月8日，霍金路伟（Hogan Lovells）国际律师事务所（以下简称"霍金路伟（H o g a n L o v e l ls）"）与《中国知识产权》杂志联合举办了"中国、美国及欧盟商标在先使用权及知识产权侵权赔偿责任"研讨会。本次研讨会邀请到国内知名知识产权法官、商标局官员、学者以及来自霍金路伟（Ho g a n L o v e l ls）德国、美国、北京、上海及香港等地域的资深合伙人、高级律师，各方围绕商标在先使用权制度、商标侵权赔偿责任问题进行了主题演讲并展开了比较法上的讨论。

　　商标在先使用权

　　国家工商总局商标审查协作中心的原琪副主任和中国政法大学民商经济法学院的张今教授分别对中国的商标在先使用权问题进行了演讲。原琪副主任表示，我国商标法实行注册制，2001年《商标法》对未注册商标仅在特定情况下予以保护，如对未注册驰名商标禁止恶意抢注等，这些规定在一定程度上抑制和打击了不断增加的"抢注"行为，但对于商标注册成功后注册人能否要求该商标在先使用人停止使用或者损害赔偿却未置可否。新《商标法》确立的商标在先使用权制度是商标注册原则的一种例外，是不侵权的抗辩事由而不等同于注册商标权，其立法目的和意义在于弥补申请在先和注册制的不足，保护因在先使用而产生识别作用的商标，平衡在后商标注册人和在先商标使用人之间的利益冲突，保护公平竞争的市场秩序和消费者利益。关于在先使用的商标必须"有一定影响"，原琪副主任表示，商标在先使用权产生的基础为在先使用并具有一定影响后产生了商标的识别作用，如果仅仅要求使用在先但不具有一定影响，将会对注册制度造成根本冲击；张今教授认为，"有一定影响"是商标先用权成立的核心要件，对其认定可参考驰名商标的认定因素，但应低于驰名商标的知名度认定标准。关于目前争议颇多的在"原使用范围内"使用的问题，根据二位嘉宾的理解，可以从使用人、使用的商标、商品或服务的范围以及地域范围进行考虑和界定。其中商品或服务的范围应仅仅局限于在先使用的商品或服务，不得擅自扩大至其他类似商品或服务上；而关于地域范围，鉴于现实中的情况纷繁复杂，在相关司法解释出台前，应在个案中对商品商标和服务商标区别对待。二位嘉宾还认为，根据《商标法》的立法目的和精神，第五十九条第三款保护的在先使用应当是善意的使用。

　　霍金路伟（Hogan Lovells）美国北维州合伙人Timothy J. Lyden先生介绍了美国商标法的商标使用问题。在美国，使用是商标权的基础。一个尚未获得联邦注册的商标可以仅仅通过使用获得普通法（C o m m o n l a w）上的商标权，但该权利局限于该商标使用地域以及所使用的相关商品或服务范围，该权利可用以禁止其他注册人使用该商标、对他人的申请提出异议以及撤销他人对该商标的联邦注册。使用人可以对其已经使用的商标进行联邦注册，以进一步在全美国范围内获得联邦商标法保护。美国联邦商标法（t h e L a n h a m A c t）对"使用"的定义是"use in commerce"（商业上的使用），其意为基于诚实信用原则的善意的在正常的交易活动中的实际使用，且非仅仅为了保留一项商标权利而进行的使用。而对于尚未使用的商标，所有人可以"意图使用"（in t e n t t o u se）为基础进行申请和注册，以获得自申请日起对该商标的优先权，但商标注册证仅仅是注册人商标权的初步证据。Timothy J. Lyden先生指出，鉴于"使用"在美国商标申请中非常关键，在申请中应当谨慎签署"使用声明"，不实的"使用声明"对商标申请和注册是致命的。并且，Timothy J. Lyden先生建议企业在美国进行商标申请前进行尽可能全面的商标检索，包括该商标在美国的州注册和联邦注册情况，以及普通法上的使用情况。

　　商标侵权赔偿责任

　　霍金路伟（Hogan Lovells）德国汉堡合伙人Morten Petersenn博士介绍了德国商标法关于侵权赔偿责任的规定并分享了相关案例。据他介绍，在德国现行商标法上，侵权赔偿责任应满足以下前提条件（举证责任归于原告）：一是商标保护尚有效；二是侵权人的使用未经商标权利人授权；三是权利人所受到的损害系由侵权人的使用造成，此外还要求侵权人的主观故意或过失，而法律支持的赔偿金额一般不超过侵权人从侵权商品中所获得的利润。关于被侵权商标的实际使用情况，德国商标法规定权利人享有五年的宽限期，在该期间，即使权利人未实际使用其注册商标，亦享有请求侵权赔偿的权利，而五年宽限期满后，权利人应当在侵权诉讼中提供商标使用证据，若未能提供，其请求将不会被支持。而赔偿金额的计算与中国的情况相似。

　　关于美国商标侵权赔偿责任， 据Timothy J. Lyden先生介绍，美国商标法的侵权赔偿责任规定旨在，以公平原则为基础，补偿商标所有人因侵权所遭受的损害或失去的利益，法院在确定赔偿责任时会考虑的因素包括被告的获利、原告因侵权的实际商业损失、原告自身的利益损失、原告支出的律师费用，以及侵权人的主观意识情况等。关于"惩罚性赔偿"（punitive damages），就商标侵权案件而言，联邦商标法（the Lanham Act）并无直接规定，不过法院在裁判时可根据案情适当提高或减低赔偿额，而在一些仅涉及地方（州）的商标侵权案件中惩罚性赔偿可能适用；而针对故意的商标假冒，联邦商标法（the Lanham Act）规定法院应当判决三倍于被告的获利或原告的损失两者中较高的金额，并支持合理的律师费。法定赔偿仅适用于假冒案件，在假冒行为系故意的情形下可主张的法定赔偿金额高达USD 2,000,000。此外，美国商标法一方面要求权利人应主动标示自己的商标已注册（如标记?）以便让他人知晓，另一方面亦给予侵权人较高程度的注意义务而不应以不知为由进行抗辩。

　　本次研讨会对我国新《商标法》中关于侵权赔偿责任的规定进行了讨论。嘉宾们认为，与美国、德国商标法的规定相似，填平原则仍是我国商标侵权赔偿责任的基础，新《商标法》的规定加大了对商标的保护力度和对侵权行为的惩处力度。有人强调，在确定侵权成立以及赔偿责任范围时要把握好"因果关系"，同时有必要考虑商标注册人是否是善意的权利人。关于一些规定的具体适用，业界仍期待司法解释予以明确以及更多的案例。霍金路伟（Hogan Lovells）是一家世界性法律事务所，就涉及国内外复杂的法律和商业问题的广泛业务向公司、金融机构和政府实体提供高质量的法律服务。目前该所在亚洲、美国、欧洲、非洲、拉丁美洲和中东拥有40多家分所或办事处，2800多名律师。霍金路伟（H o g a nL o v e l l s）是大中华区最大的国际律师事务所之一，在香港、北京和上海设有代表处，共有30余名合伙人和140余名律师，提供广泛的法律服务，其是首批获得在北京及北京以外地区执业许可的外国律师事务所之一。霍金路伟（Hogan Lovells）在亚洲、欧洲及美国等地共拥有近400位致力于知识产权业务的专业人士，其在全球范围内的服务领域包括商标及域名、品牌保护、专利、著作权、不正当竞争、商业秘密及保密技术诀窍、知识产权诉讼及仲裁、战略咨询及组合管理、知识产权交易、技术合同及外包、数据保护及隐私等。

　　据了解，霍金路伟（Hogan Lovells）今年已是第二次举办国际性的研讨会，通过该所不同国家的合伙人及与中国行业内专家就相同话题的分享探讨，与会嘉宾不仅了解到了国际上商标问题的最新变化及应对策略，也让更多国际人士深入了解了中国商标法相关问题的规定及实践。

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